О патентоспособности новаций в сфере предпринимательской деятельности

Ю.Б. ПЕРЕГУДОВА,

патентный поверенный РФ, старший специалист ООО «Союзпатент», соискатель Российского государственного института интеллектуальной собственности

Проблема правовой охраны новаций, относящихся к предпринимательской деятельности, связана с тем, что за последние годы существенно расширился видовой спектр предпринимательской деятельности. В основном это вызвано стремительным развитием информационных технологий, в том числе интернет-технологий, и внедрением их во все сферы человеческой деятельности. Современные средства связи, средства получения, хранения и обработки информации, т. е. информационные, или IT-технологии, за последние годы привели к огромным изменениям в окружающем нас мире. По прогнозам экономистов, после постиндустриального этапа в развитии мировой экономики следующий этап будет информационный.

В сфере предпринимательства информационные технологии привели не только к усовершенствованию обычных хозяйственных операций (например, автоматизированный учет и контроль поставки сырья, комплектующих от поставщиков и смежников, оформление документов при заключении договоров на реализацию товаров), но и к созданию новых видов услуг — интеллектуальных. Интеллектуальные услуги представляют собой результат объединения возможностей информационных технологий с функциональным содержанием различных традиционных видов предпринимательской деятельности, таких как банковские, финансовые, образовательные услуги, инвестиции, страхование, бухгалтерские и аудиторские услуги, консалтинг. К интеллектуальным услугам, в частности, относятся бизнес-планирование, бизнес-консультирование, IT-консалтинг. Особенность интеллектуальных бизнес-услуг заключается в том, что они интегрированы в хозяйственную деятельность заказчика.

В зарубежной специализированной литературе по интеллектуальной собственности методы, или способы, ведения предпринимательской, административной и организационно-управленческой деятельности, для реализации которых используются компьютерные средства, называются бизнес-методами. К этой категории нередко относят также устройства, или системы, для осуществления этих методов.

Услуги представляют собой материализованную реализацию результата интеллектуального труда их создателей, а изобретатели любых новшеств вправе претендовать на получение правовой охраны на свой интеллектуальный продукт. Для создателя новшества патентная форма правовой охраны в виде патента на изобретение наиболее привлекательна в силу того, что патентообладателю предоставляется монопольное исключительное право[1] на 20-летний срок.

Однако возможна ли такая форма охраны новаций, касающихся методов ведения предпринимательской деятельности? Нормы Патентного закона РФ от 23.09.1992 № 3517-1 не позволяют однозначно ответить на вопрос о принципиальной патентоспособности новаций. Этот вывод сделан на основании системного анализа положений Патентного закона РФ и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Роспатента от 06.06.2003 № 82 (далее — Правила ИЗ).

Согласно п. 3 ст. 4 Патентного закона РФ методы хозяйственной деятельности как таковые не считаются изобретениями в смысле положений Закона. Легальное определение понятия «изобретение» приведено в п. 1 ст. 4 Закона: «В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств)».

Ключевым в определении изобретения является понятие «технический результат», которое в Патентном законе РФ также не разъясняется. В Правилах ИЗ (подп. 1.1 п. 3.2.4.3) приведено следующее положение: «Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата». При этом «существенные» признаки опять-таки определяются через «технический результат» — как признаки, влияющие на возможность получения технического результата. В конечном счете содержание понятий «техническое решение» и «изобретение» определяется через еще одно специальное понятие — «технический результат».

Он представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т. п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение. Кроме того, в Правилах ИЗ приведены примеры выражения технического результата — снижение (повышение) коэффициента трения, улучшение кровоснабжения органа, устранение дефектов литья и др.

В соответствии с подп. 1.2 п. 3.2.4.3 Правил ИЗ предусмотрена возможность назвать техническим результатом, достигаемым при осуществлении изобретения, реализацию назначения технического средства. Это положение должно применяться в случае, если при создании изобретения решается задача расширения арсенала технических средств определенного назначения.

Правила ИЗ и Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, утвержденные приказом Роспатента от 31.03.2004 № 43, предписывают определенный порядок проведения экспертизы заявленного в качестве изобретения решения. В случае признания экспертом существа «технического результата», указанного заявителем в материалах заявки, «нетехническим» заявленный объект (или заявленное решение) не признается изобретением.

Фактором необъективности при оценке охраноспособности заявленного объекта является по меньшей мере следующее обстоятельство. В нормативных документах патентного права отсутствуют понятные для изобретателей и заявителей определения «технический результат» и «техническое решение». Проблематично выявить однозначное содержание этих понятий, в частности из-за многозначности термина «техника» и производного от него слова «технический». Не только заявители, но и эксперты патентного ведомства нечетко понимают смысл этого понятия.

Так, в качестве технического результата в реферате изобретения «Способ проведения сделки купли-продажи между продавцом и покупателем» по патенту № 2277723 указано «повышение надежности проведения сделки», в описании изобретения «Способ проведения компьютеризированного экзамена по экономическим дисциплинам» по патенту № 2269157 — «повышение объективности оценки усвоенности знаний экзаменующимся». Сложно признать такие результаты объективно проявляющимся техническим эффектом, явлением или свойством, как предписано для технического результата подп. 1.2 п. 3.2.4.3 Правил ИЗ.

Насколько соответствует замыслу законодателя положение о «существе изобретения как техническом решении» и трактовка Роспатентом содержания «техническое решение»? Позиция  Роспатента основана на неправомерно суженном толковании понятия «техническое решение». Патентное ведомство пытается перенести на него содержание критерия «техническое решение», известное из советского изобретательского права.

«Техническое решение задачи» рассматривалось как один из критериев признания новшества изобретением. Изобретением признавалось «новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны, дающее положительный эффект» (Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 21.08.1973 № 584).

Однако «техническое решение» из Патентного закона РФ не может быть приравнено по смысловому содержанию к «техническому решению задачи» хотя бы потому, что содержание последнего вобрал в себя современный критерий патентоспособного изобретения «промышленная применимость». Эту особенность отмечают, в частности, А.П. Сергеев и О.В. Ревинский[3].

«Техническое решение» ушло из законодательства в 1991 году с принятием Закона СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР». Именно с того времени появились условие охраноспособности изобретения «промышленная применимость» и «технический результат». Тем не менее специалисты отмечали, что, хотя Закон СССР и не содержит в явной форме требование технического характера, предъявляемого к патентоспособному изобретению, это требование подразумевается. В частности, совокупность сведений, используемых при оценке патентоспособности изобретений, названа уровнем техники. Приводилось даже утверждение, что «требование технического характера изобретения не изложено в явной форме в числе условий патентоспособности, поскольку предполагается неотъемлемо присущим тому, что может считаться изобретением»[5].

Необходимо конкретизировать в патентном праве значение широко используемого в различных областях знаний термина «технический». Содержательный его объем определяется значением термина «техника», который многозначен даже в энциклопедических словарях. Этот термин охватывает «совокупность средств человеческой деятельности, создаваемых для осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества», «технику танца», «технику делопроизводства»[6].

В применении к патентному праву содержание термина «техника» целесообразно конкретизировать или ограничить следующим образом: совокупность средств труда, знаний и деятельности, основанных на использовании законов природы, предназначенных для осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества.

В этом определении можно выделить три особенности: 1) технику составляют не только средства труда, но и деятельность, осуществляемая с помощью средств труда и знаний; 2) техника связана как с производством материальных благ (материальных объектов), так и с оказанием любых услуг; 3) в основе создаваемых и используемых средств труда, а также осуществляемой деятельности лежат законы природы, установленные естествознанием, — законы физики, химии, биологии, геологии. Последнее положение позволяет однозначно разграничить технические и нетехнические признаки изобретения.

Под техническими должны пониматься признаки изобретения, обусловленные законами природы. Все признаки изобретения, не удовлетворяющие этому условию, следует считать нетехническими. В частности, к ним должны быть отнесены все особенности изобретения, обусловленные известными или выявленными закономерностями, касающимися таких областей знания, как экономика, психология, социология.

Что касается понятия «техническое решение», то при отсутствии легального определения или аутентичного толкования им должно признаваться решение любой задачи, как технической, так и нетехнической, но решаемой с использованием технических средств, т. е. средств, характеризуемых техническими признаками в формуле изобретения. Вместе с тем не обязательно, чтобы все без исключения признаки были техническими. В формуле изобретения должен содержаться хотя бы один технический признак (без учета родового понятия, отражающего назначение изобретения).

Для признания новшества охраноспособным объектом или изобретением в смысле Патентного закона РФ достаточно, чтобы этот объект относился к продукту или способу и характеризовался техническими признаками в формуле изобретения, под которыми понимаются признаки, обусловленные законами природы. В применении к новациям, относящимся к предпринимательской деятельности, это означает, что методы, или способы, оказания интеллектуальных услуг могут быть патентоспособными объектами. Эта возможность реализуется для способа, в формуле изобретения которого в явном виде указан технический признак изобретения, например характеризующий средство для получения, хранения или обработки информации. Такое средство будет обеспечивать потенциальную патентоспособность объектов, касающихся методов предпринимательской деятельности.

Этот подход к определению изобретения или, точнее, патентоспособного объекта позволяет выделить категорию предложений «методы хозяйственной деятельности как таковые». К этой категории следует относить предложения, касающиеся методов, или способов, предпринимательской или организационно-управленческой деятельности, только в случае если в формуле изобретения не содержится ни одного технического признака. Обобщенно все объекты, в характеристике которых не содержатся технические признаки, можно было бы назвать абстрактной идеей.

С каждым годом все более активно происходит зарубежное патентование изобретений. Поэтому важно, чтобы национальное патентное законодательство было гармонизировано. Новый подход к определению изобретения или, точнее, патентоспособного объекта согласуется с положениями проекта договора о материальном патентном праве, разрабатываемого в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности. В проект договора не предполагается включать дефиницию «изобретение», однако в ст. 14 вводится понятие формулы изобретения: она определяет объект правовой охраны в выражениях технических признаков изобретения. Таким образом, для признания новшества или изобретения в широком смысле слова объектом патентной правовой охраны достаточно, чтобы в краткой характеристике изобретения, называемой формулой, содержались технические признаки.

На стадии оценки патентоспособности изобретений, касающихся методов предпринимательской деятельности, основная проблема связана с критериями выявления изобретательского уровня изобретения. В соответствии с требованиями п. 19.5.3 Правил ИЗ при проверке изобретательского уровня во внимание принимаются признаки изобретения и их влияние на указанный заявителем технический результат. Признаки, не влияющие на технический результат, не признаются существенными. Более того, признаки, обеспечивающие результат, не признаваемый техническим, вообще не учитываются при экспертизе изобретения. «Технический результат» — это, по-видимому, наиболее неопределенное понятие в патентной экспертизе, а для изобретателей — вообще загадка. Положение подп. 1.1 п. 3.2.4.3 Правил ИЗ также не разъясняет сущность этого термина.

Любой технический признак, соответствующий вышеприведенному определению, обязательно будет обеспечивать получение какого-либо объективно проявляющегося эффекта, явления, свойства и т. д., т. е. технического результата. Так, признак, характеризующий компьютерное средство для обработки данных или наличие такого средства, будет заведомо обеспечивать достижение по меньшей мере одного объективно проявляющегося эффекта — уменьшение времени обработки информации (данных). Однако компьютеры как таковые и их возможности хорошо известны специалистам, и подобные признаки не вносят дополнительного вклада в уровень техники, тем самым не обеспечивают изобретательского уровня изобретения.

Изобретательский уровень, требующийся для признания изобретения патентоспособным, должны обеспечивать технические признаки, которые, с одной стороны, не известны из предшествующего «уровня техники», а с другой — взаимосвязаны с нетехническими признаками, необходимыми для реализации нетехнического назначения изобретения. Так, для изобретений, касающихся способов оплаты различных платежей, патентоспособность обеспечивает усовершенствование используемых технических средств. При этом такой признак изобретения, как возможность оплаты клиентом дополнительной услуги, не влияет на патентоспособность изобретения.

Согласуется ли этот метод оценки патентоспособности изобретений с нормой п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ?

Ответ зависит от того, какой смысл вкладывали законодатели в понятие «уровень техники». Вышеприведенное определение не ограничивает характер сведений или область знаний для включения сведений в «уровень техники». В официальных переводах международных патентных документов выражение «уровень техники» используется при переводе на русский язык английского термина prior art1. Однако art (умение, искусство, мастерство)2 имеет более широкое значение, чем термин «техника». Вопрос о смысловом содержании понятия «уровень техники» остается без ответа.

Оценка изобретательского уровня изобретения, касающаяся методов ведения предпринимательской деятельности, адекватна для настоящего времени. Конечно, возможны изобретения, в которых именно нетехнические признаки, но в сочетании с техническими придают изобретательский уровень. Так, нетехнические признаки изобретения могут быть неизвестными и не очевидны для специалистов в соответствующей области деятельности: финансовой, страховании, менеджменте и т. д. Если такие признаки вносят, по мнению специалистов, весомый вклад в уровень знаний в этой области, то изобретение могло бы быть признано имеющим изобретательский уровень в соответствии с Патентным законом РФ.

Однако проблема заключается в том, что экспертизу изобретений должны проводить специалисты не только по ЭВМ и информационным технологиям, но и в соответствующих нетехнических областях деятельности.

В настоящее время в патентном ведомстве нет таких специалистов. Зарубежный опыт,в частности опыт патентного ведомства США, показывает, что в большинстве случаев изобретательский уровень запатентованных изобретений, касающихся бизнес-методов, обусловлен техническими признаками изобретений.

Библиография

1 См.: Гаврилов Э.П. Исключительные права на нематериальные объекты // Патенты и лицензии. 2001. № 3. С. 13—20.

2 См.: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учеб. 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2000. С. 409—410; Ревинский О.В. Промышленная применимость или техническое решение? // Патентный поверенный. 2005. № 5. С. 21—24.

3 Джермакян В.Ю., Полищук Е.П., Талянский В.Б. и др. Охрана изобретений по новому патентному законодательству СССР / Под ред. А.Д. Корчагина. — М., 1991. С. 35—36.

4 Большая советская энциклопедия: В 30 т. 3-е изд. — М., 1976. Т. 25. С. 437.

5 См., например, Договор о патентной кооперации, подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970 г., ратифицированный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23.12.1977.

6 См., например: Апресян Ю.Д., Медникова Э.М., Петрова А.В. и др. Новый большой англо-русский словарь: В 3 т. — М., 1993. С. 143.