Право преждепользования: правовые и практические аспекты

Г.Н. ЧЕРНИЧКИНА,

кандидат технических наук, патентный поверенный РФ, доцент кафедры гражданского права Военного университета РФ

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы по своей правовой природе относятся к таким результатам интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые закрепляются за лицом в силу признания этих прав компетентным органом путем регистрации этих прав, что подтверждается выдачей охранного документа — патента, удостоверяющего приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на них. Возникновение прав на результаты интеллектуальной деятельности в силу факта их создания свойственно такому правовому институту, как авторское право. Тем не менее ст. 4 (В) Конвенции по правовой охране промышленной собственности допускает закрепление за лицами прав на объекты промышленной собственности, возникших у них в силу факта создания объекта: «Права, приобретенные третьими лицами до дня первой заявки, которая служит основанием для права приоритета, сохраняются в соответствии с внутренним законодательством каждой страны Союза»[1].

Иными словами, внутреннее законодательство должно закрепить положения, отказывающие лицу в правах на объект, возникших из факта создания объекта, либо признать такие права и определить для этого лица границы использования им его прав. Признание за лицом права на объект, исключительные права на который удостоверены патентом и принадлежат патентообладателю, является своего рода ограничением прав патентообладателя. Патентное законодательство должно детально регламентировать такое ограничение. В противном случае возникает почва для злоупотребления правом вплоть до снижения действенности патента как охранного документа, удостоверяющего исключительные права.

Патентный закон Российской Федерации от 23.09.92 г. № 3517-1 (далее — Патентный закон) статьей 12 ограничивает права патентообладателя, закрепляя для третьих лиц так называемое право преждепользования. Согласно ст. 12 любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

Право преждепользования, ограничивающее права патентообладателя, давно закреплено в отечественном законодательстве, но само понятие права преждепользования постоянно претерпевало изменения[2]. (В частности, законодатель неоднозначно формулировал основание и условия возникновения и реализации права преждепользования.) Институт преждепользования был введен Положением о патентах на изобретения 1924 года (далее — Положение)[3]. В Положении указывалось, что «лица, которые до дня публикации о выдаче заявочного свидетельства на изобретение добросовестно применяли это изобретение в промышленном предприятии или сделали все необходимые к тому приготовления в пределах Союза ССР, сохраняют право на промышленное применение изобретения исключительно для нужд предприятия, в котором изобретение применялось». Таким образом закреплялись условия возникновения права преждепользования: добросовестное применение, т.е. создание объекта независимо от авторов и использование объекта до публикации о выдаче «заявочного свидетельства».

Согласно абзацу третьему п. 3 Положения заявочное свидетельство выдавалось не позднее 10 дней со дня поступления заявки. В заявочном свидетельстве указывалась дата приоритета — как правило, день поступления заявки в Комитет по делам изобретений при ВСНХ Союза ССР (п. 31 Положения). Таким образом, добросовестное применение должно было иметь место не до даты приоритета, а до публикации о выдаче сведений о заявке. Согласно п. 38 Положения в течение 3 месяцев после опубликования заявки любое лицо могло заявить протест. Если в указанный срок протест не поступал, Комитет выносил постановление о выдаче патента.

Положение о патентах на изобретения в редакции 1926 года[4] устанавливало порядок и основание возникновения права преждепользования, указывая, что признанное по суду или путем добровольного соглашения право преждепользования вносится в патентный реестр по уведомлению заинтересованного лица.

В патентном законодательстве 1931 и 1941 годов условия о дате, определяющей возникновение права, и «добросовестности применения» были изменены[5]. Правило о преждепользовании формулировалось следующим образом: «Учреждения, предприятия и лица, которые до заявки изобретателя, независимо от изобретателя, применяли в пределах Союза ССР данное изобретение или сделали все необходимые к тому приготовления, сохраняют право на дальнейшее использование этого изобретения (право преждепользования)». Порядок и основание возникновения у лица этого права оказались за рамками правового регулирования. Указывалось, что только споры подлежат разрешению в суде.

Развитие отечественного законодательства привело к дополнению правила о преждепользовании условием, характеризующим права преждепользователя (безвозмездный характер использования им изобретения). Дополнение о безвозмездном характере использования изобретения первоначально было введено в п. 47 («е») Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 24.04.59 г. № 435. Впоследствии оно без изменений было включено в ч. 2 ст. 112 Основ гражданского законодательства СССР и в Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 года[6]. Еще раз правило о преждепользовании претерпело изменение с принятием Закона СССР от 31.05.91 г.

№  2213-1 «Об изобретениях в СССР». В правиле преждепользования появились дополнительно условия: «создали», «сделали необходимые приготовления»; дата же стала указываться конкретно — дата приоритета.

На момент принятия Патентного закона  отечественное патентное законодательство правило о преждепользовании связывало со следующими условиями, сформулированными в ст. 7 Закона СССР «Об изобретениях в СССР»: «Любой гражданин или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, охраняемого патентом, и независимо от его автора создали и использовали на территории СССР тождественное изобретению решение или сделали необходимые приготовления к использованию, сохраняют право на дальнейшее безвозмездное использование без расширения его объема».

Существо природы права преждепользования было раскрыто Э.П. Гавриловым. Он привел его экономическое обоснование, связанное с тем, что «нормы о преждепользовании установлены, чтобы защитить свое национальное предприятие от притязаний иностранного патентообладателя. Те страны, где число иностранных патентных заявок незначительно, а патенты выдаются в основном национальным заявителям, должны отрицательно относиться к данному праву. Например, США, где число патентов, выдаваемых национальным предприятиям и своим собственным гражданам, устойчиво превышает число патентов, выдаваемых иностранцам, право преждепользования отсутствует»[7]. Экономическое обоснование права преждепользования по существу повторил и В.Ю. Джемаркян[8].

Право преждепользования формулировалось, в основном, применительно к патентной форме охраны изобретений для ограничения прав иностранных патентообладателей и обосновано было экономическими сображениями. Та же мотивация права преждепользования использовалась и применительно к охране изобретений авторским свидетельством. В Положении об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях (п. 29) содержалось правило, позволяющее отказать авторам изобретений в выплате авторских вознаграждений за использование изобретения, если организация использует тождественное изобретение, предложенное другим лицом этой организации до даты приоритета изобретения.

Э.П. Гаврилов, говоря об экономической целесообразности права преждепользования, в то же время указывал на юридическую нелогичность этой правовой конструкции[9]. Дело в том, что законодательно установленные условия, в силу которых право преждепользования могло возникнуть у лица, постоянно претерпевали изменения. Менялась и дата, относительно которой перечисленные в условиях действия могли иметь место. Порядок приобретения права преждепользования и основание его возникновения по существу остались за рамками законодательного регулирования. Очевидно, это связано с крайне редким применением этого правила в практике для ограничения прав патентообладателей.

Патентный закон ввел в Российской Федерации одну форму охраны изобретений — патент и тем самым создал почву для столкновения интересов национального патентообладателя и национального преждепользователя. Очевидно, что в такой ситуации закон должен отстаивать интересы отечественного патентообладателя. В то же время в Патентном законе само правило о преждепользовании сформулировано еще более противоречиво, чем в ранее действовавшем законодательстве. Так, среди условий права преждепользования одновременно указываются такие, как «добросовестность использования или необходимые к этому приготовления», «создание независимо от авторов», что приводит к различному толкованию условий возникновения этого права. Кроме того, практика применения права преждепользования в России в условиях патентной формы охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов отсутствует.

В этой связи единое мнение о порядке, основаниях и условиях возникновения права преждепользования по Патентному закону не сформировалось. Например, А.П. Сергеев, упоминая, что Патентный закон не предусматривает выдачи преждепользователю какого-либо документа или лицензии, подтверждающей его права, указывает, что «право преждепользования возникает при одновременном наличии следующих условий:

1) независимо от авторов разработки должно быть создано тождественное решение в результате самостоятельной параллельной творческой работы; ...право преждепользования возникает лишь в случае добросовестности лица, претендующего на это право;

2) указанная разработка должна быть реально применима либо... лицо должно сделать необходимые приготовления к применению разработки. Если решение было создано, но не применялось и не приготовлялось к применению, право преждепользования не возникает;

3) использование или приготовление к использованию должны иметь место лишь на территории России. Применение разработки за пределами РФ не может служить основанием для приобретения пользователем особых прав;

4) создание разработки, использование, приготовление к использованию должны быть совершены до даты приоритета»[10].

Иными словами, право преждепользования возникает в силу самого факта создания и использования решения, без специального его подтверждения, при наличии условий, указанных автором, что и дает лицу право использовать запатентованный объект. «Преждепользователь не должен выплачивать патентообладателю какое-либо возмещение за использование запатентованного средства»[11].

Однако не со всеми указанными А.П. Сергеевым условиями можно согласиться. В частности, условие создания тождественного решения автор связывает с добросовестностью действий лица, что не соответствует, на наш взгляд, смыслу ст. 12 Патентного закона, так как категорию добросовестности следует относить не к условию создания тождественного решения, а к определению объема использования. По смыслу ст. 12 Патентного закона, если лицо «добросовестно использовало (средство. — Ред.)... или сделало необходимые к этому приготовления, оно сохраняет право на дальнейшее... безвозмездное использование без расширения объема такого использования».

Условия «использование» или «приготовление к использованию» рассматриваются А.П. Сергеевым вообще абстрактно, т.е. без упоминания об объеме использования. В то же время автор отмечает, что права преждепользователя ограничены тем объемом применения запатентованного средства, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, — объемом, соответствующим сделанным приготовлениям. Предполагая, что объем применения вызовет разногласия патентообладателя и преждепользователя, которые не смогут быть урегулированы переговорами, автор отмечает, что вопрос о наличии данного права разрешается в судебном порядке.

В подтверждение того, что все-таки в судебном порядке следует рассматривать «вопрос о наличии данного права», автор указывает: «Его (преждепользователя. — Г.Ч.) действия по использованию разработки с формальной стороны являются нарушением прав патентообладателя. Поэтому именно он должен доказывать свою управомоченность на эти действия. В задачу патентообладателя входит лишь доказательство того, что имеет место не санкционированное им использование разработки, тождественной запатентованному средству»[12].

Таким образом, автор приходит к тому, что преждепользователь должен доказать свою управомоченность на действия по использованию безвозмездно запатентованного средства, причем управомоченность на использование не вообще, а только в строго определенном объеме, который был им достигнут на дату приоритета. Управомоченность доказывается в судебном порядке, если только между патентообладателем и преждепользователем отсутствует соглашение, устанавливающее объем использования.

Другие авторы отмечают, что право преждепользования возникает только в силу добросовестности. Профессор Е. Богданов указывает: «Сохранение за преждепользователем своего права закон связывает с его добросовестностью. Однако в силу п. 3 ст. 10 ГК РФ действует презумпция добросовестности. Поэтому не преждепользователь доказывает свою добросовестность, а патентообладатель должен доказать, что ответчик недобросовестно использовал его изобретение или иной объект технического творчества. Конечно, это создает для патентообладателя дополнительные трудности. Особенно в сложном положении патентообладатель окажется тогда, когда спор возникнет по поводу использования способа. Однако такие проблемы следует решать не путем игнорирования закона, а посредством его совершенствования»[13].

Иными словами, по мнению Е. Богданова, право преждепользования возникает в силу факта создания лицом объекта, и лицо вправе этот объект использовать. Патентообладатель может запретить лицу использовать объект, то есть прекратить право преждепользования, если патентообладатель докажет недобросовестность лица; при этом добросовестность этого лица предполагается законом.

Возникает замкнутый круг для патентообладателя в защите своего исключительного права, так как любое лицо может приступить к использованию объекта, а патентообладатель должен доказывать его недобросовестность. При этом не учитывается, что исключительное право по своей природе абсолютно, в силу чего любое лицо признается законом нарушителем права, если только не докажет законность своих действий.

В.О. Калятин, рассматривая ограничения прав патентообладателя правом преждепользования, также указывает на ряд условий, в силу которых лицо вправе осуществлять право исходя из самого факта совершения указанных действий, без специального признания права: «1) объект патентного права должен быть создан независимо от автора запатентованного объекта. Это значит, что если объект был в свое время похищен у автора, то право преждепользования возникнуть не сможет даже у лица, которое и не подозревало о существовании настоящего автора; 2) использование аналогичного объекта должно быть добросовестным. Соответственно, если использование было начато исключительно в целях причинения вреда патентообладателю (например, чтобы не дать ему свободно использовать его изобретение в последующем), то право преждепользования не возникает;

3) дальнейшее использование указанного объекта должно вестись без расширения объема использования. Если же лицо захочет расширить объем производства, оно должно будет обратиться за разрешением к патентообладателю; 4) право преждепользования может быть передано другому лицу, но только совместно с производством...»[14]. Таким образом, автор связывает категории использования и добросовестности, влияющие на возникновение права преждепользования, отмечая, что недобросовестным является использование, начатое исключительно в целях причинения вреда патентообладателю (не дать ему свободно использовать его изобретение в последующем).

Фактический пользователь, каковым и является преждепользователь, не может каким-либо образом «не дать свободно использовать» изобретение патентообладателю, являющемуся по существу титульным пользователем прав на запатентованный объект, хотя бы в силу того, что патентообладатель законом наделен правом запрета по отношению ко всем третьим лицам. Вред, который может быть причинен патентообладателю, заключается прежде всего в возможности другого лица использовать запатентованный объект без разрешения патентообладателя, не производя ему никаких выплат за такое использование, то есть использовать объект безвозмездно (экономическое обоснование права преждепользования). В этом смысле права патентообладателя ограничены. Тогда возникает вопрос: в каком объеме права патентообладателя ограничены и в каком объеме лицо может использовать объект безвозмездно?

В.О. Калятин справедливо указывает, что «использование (объекта. — Ред.) должно вестись без расширения объема использования; если же лицо захочет расширить объем производства, оно должно будет обратиться за разрешением к патентообладателю»[15].

В результате проблема возникновения права преждепользования сводится к определению объема использования объекта; того, кто должен устанавливать этот первоначальный объем использования; каким образом и по каким критериям следует рассчитывать объем использования.

Представляется, что для возникновения права преждепользования, а тем более для закрепления за лицом этого права для последующей передачи другим лицам совместно с производством одного фактического использования объекта явно недостаточно. Передаче другому лицу совместно с производством подлежит, очевидно, признанный и закрепленный за преждепользователем объем использования. Более того, объем использования должен быть документарно оформлен. В противном случае патентообладатель справедливо будет считать и самого преждепользователя, и преемника преждепользователя нарушителями своих исключительных прав.

Все авторы при определении права преждепользования выделяют ряд условий его возникновения, особо отмечая категорию добросовестности. Что же касается основания возникновения права, то все сходятся во мнении, что оно возникает в силу фактических действий. А.П. Сергеев упоминает переговоры преждепользователя и патентообладателя либо, при наличии разногласий, судебный порядок разрешения спора. Согласно Е. Богданову, преждепользование подтверждается за лицом в судебном порядке, если патентообладатель сомневается в добросовестности преждепользователя.

В.О. Калятин отмечает: «Законодательство других стран предусматривает специальный механизм оформления отношений лица, имеющего право преждепользования, с патентообладателем. Это может выражаться, например, в праве лица, имеющего право преждепользования, потребовать от патентообладателя выдачи ему специального удостоверения (пункты 4 и 23 Патентного закона Австрии), в выдаче патентообладателем такому лицу простой лицензии (п. 2 ст. 10 Закона о патентах на изобретения Бельгии) и т.п. О праве преждепользования может делаться запись в патентном реестре»[16].

Представляется, что однозначное толкование нормы ст. 12 Патентного закона РФ имеет существенное значение для применения судом правила о праве преждепользования.

В судебной практике имел место спор, в котором истец — патентообладатель ОАО «Липецкий опытно-экспериментальный завод “Гидромаш”» предъявил иск к ответчику — ЗАО «Смоленский автоагрегатный завод АМО ЗИЛ», использующему тождественное решение изготовления изделия, с требованием прекратить нарушение патента № 2117767, принадлежащего истцу. Заключение экспертизы, назначенной судом по делу, подтвердило, что изделие ответчика «гидромотор» изготовлено с использованием запатентованного истцом изобретения «гидродвигатель» и что изготовление ответчиком изделий начато ранее приоритета изобретения истца. Ответчик просил суд отказать в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на то, что обладает правом преждепользования, так как использование им тождественного решения начато до даты приоритета. Ответчик считал, что его права использовать тождественное решение основаны на самих фактических действиях по созданию им тождественного решения и по его использованию.

Суд посчитал, что установление даты использования тождественного решения ранее, чем была установлена дата приоритета изобретения, — достаточное условие для возникновения права преждепользования, и отказал истцу в иске. Более того, суд не установил в действиях ответчика нарушений исключительного права патентообладателя. В решении суда указано, что у ответчика право преждепользования возникло на основе добросовестно созданного им тождественного решения и добросовестность создания им тождественного решения ответчик доказывать не обязан.

Оценивая это решение, следует отметить, что суд неправильно истолковал и применил закон: отказав истцу в иске, он тем самым «разрешил» ответчику нарушать патент и права патентообладателя, и далее бесконтрольно используя тождественное решение, так как объем безвозмездного использования тождественного решения определен не был.

(Продолжение следует)

Библиография

1 Конвенция по правовой охране промышленной собственности. Париж, 20 марта 1883 г. (по состоянию на 14 июня 1967 г.) // Вестник ВАС РФ. 1996. № 2.

2 См.: Леонидов Н.Б.,  Михеева Н.В. Патентный закон России (1801—2001 г.). — М.: 2002.

3  Постановление ЦИК и СНК СССР от 12.09.24 г. «О патентах на изобретения» // СЗ СССР. 1924. № 9. Отдел 1. Ст. 97.

4 См.: Известия ЦИК СССР. 1926. № 1.

5 Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях. Введено в действие Постановлением ЦИК и СНК СССР от 09.04.31 г. № 3/256 // СЗ СССР. 1931. № 21.  Отдел 1. Ст. 181; Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях. Утв. СНК СССР 5 марта 1941 г. // СП СССР. 1941. № 9. Ст. 50.

6 Утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 21.08.73 г. № 584 (с изм. и доп.)

7 Гаврилов Э.П. О преждепользовании // Вопросы изобретательства. 1990. № 11. С. 14.

8 Джемаркян В.Ю. Открытое использование, преждепользование и новизна изобретения: теория и практика предотвращения недобросовестной конкуренции. — М., 2002. С. 11—12.

9 Гаврилов Э.П. Указ соч. С. 11.

10 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. — М., 1999. С. 528.

11 Сергеев А.П. Указ. соч. С. 528.

12 Там же.

13 Богданов Е. Категория «добросовестности» в гражданском праве / Российская юстиция. 1999. № 9. С. 12.

14 Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права): Учебник для вузов.— М., 2000. С. 260—261.

15 Там же. С. 261.

16 Калятин В.О. Указ. соч. С. 261.