Преждепользование и принцип добросовестности в патентном праве

УДК 347.77 ББК 67.404.3

Страницы в журнале: 89-95

Г.Н. Черничкина,

 кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия, почетный работник высшего профессионального образования РФ Россия, Москва gala_nch@mail.ru

Рассматривается применение принципа добросовестности при установлении права преждепользования и при реализации патентообладателем исключительного права на техническое решение, в отношении которого установлено преждепользование. Указание в ст. 1361 Гражданского кодекса РФ на добросовестное использование является объективно излишним, поскольку установлению подлежит дата создания технического решения до даты приоритета запатентованного тождественного или эквивалентного решения. Все действия до даты приоритета объективно добросовестны, так как исключительное право еще не установлено и нарушено быть не может. Автор предлагает заключать безвозмездный неисключительный лицензионный договор, в котором патентообладатель и преждепользователь могут установить объем использования технического решения.

Ключевые слова: принцип добросовестности, патентное право, право преждепользования, исключительное право, лицензионный договор, приоритет изобретения, решение, гражданское право.

В  Гражданский кодекс РФ Федеральным законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ [11] был введен принцип добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК РФ), согласно которому участники гражданских отношений при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей должны действовать добросовестно. Однако применение данного принципа к патентным отношениям имело место еще задолго до принятия части первой ГК РФ, несмотря на высказанное в литературе мнение о том, что «до 1 марта 2013 г. применение принципа добросовестности в патентном праве в обязательном порядке законодательством не предусматривалось» [1, с. 18—19].

Так, еще в ст. 12 Патентного закона РФ от 23.09.1992 № 3517-I [8] было определено, что любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца (далее — изобретение) «добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования».

Применение принципа добросовестности в отношении признания права преждепользования было перенесено в часть четвертую ГК РФ с расширением перечня решений, в отношении которых преждепользование может быть установлено, и созданных независимо от автора запатентованного решения. Согласно ст. 1361 ГК РФ преждепользование подлежит признанию не только в отношении тождественного решения (т. е. один к одному с запатентованным), но и решения, отличающегося эквивалентными признаками. Тем самым преждепользование может быть признано в отношении вариантов решений.

Следует согласиться с тем, что применение категории добросовестности к интеллектуальным правам можно рассматривать и как общеправовой принцип, он может «иметь четкую “привязку” к отдельным гражданским правоотношениям» [12, с. 37]. Действительно, к правам в отношении технического решения принцип добросовестности в смысле общеправового принципа может быть применим в двух значениях: как добросовестная реализация патентных прав (незлоупотребление правами) самим патентообладателем и преждепользователем в отношении друг друга и как условие установления легальных границ права фактического использования технического решения (самого права преждепользования), ограничивающего исключительное право в отношении запатентованного объекта.

Следует отметить, что категория добросовестности в части четвертой ГК РФ в качестве условия установления права имеет определенные внутренние противоречия в ее трактовке, применяемой для установления права преждепользования (ст. 1361 ГК РФ) и самостоятельного исключительного права на ноу-хау (п. 2 ст. 1466 ГК РФ). Применительно к установлению права преждепользования (ст. 1361 ГК РФ) добросовестность рассматривается в отношении «использования» до даты приоритета созданного независимо от автора технического решения, а в отношении установления самостоятельного исключительного права на ноу-хау добросовестность трактуется в отношении «обладания объектом права», что более верно. Если лицо независимо от других стало обладателем таких же сведений, т. е. объекта права, оно приобретает в отношении них и самостоятельное исключительное право. Аналогично в отношении преждепользования: если лицо самостоятельно и добросовестно создало тождественное техническое решение, т. е. имеет объект права, то оно и обладает правом его использования.

Относительно значения понятия «добросовестность» следует отметить, что в законодательстве отсутствует его легальное закрепление. В научной литературе отмечали, что термин «добросовестность» в гражданском праве многозначен и нет необходимости в выработке единого универсального определения добросовестности, в противном случае пришлось бы пожертвовать гибкостью, эластичностью данной дефиниции [16, с. 228]. Пленум Верховного Суда РФ в п. 1 постановления от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» поясняет: «Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. При этом поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только по заявлению другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участников гражданского оборота от добросовестного поведения» [7].

Соглашаясь с приведенными значениями термина «добросовестность», полагаем, что применительно к интеллектуальным правам значение добросовестности следует раскрывать по аналогии значения этого понятия в ст. 302 ГК РФ, как то, что лицо не знало или не могло знать о каких-либо обстоятельствах, связанных с приобретением или реализацией права. Именно в таком значении предлагают в научной литературе применительно вообще к гражданским правоотношениям понимать добросовестное отношение: «Отношение лица к обстоятельствам, которые ему следовало учитывать при осуществлении поведения, имеющего юридические последствия, является добросовестным в том случае, если лицо не знало и не могло знать об отсутствии обстоятельств (или наличии обстоятельств. — комментарии наши), с которыми закон связывает возникновение, изменение или прекращение прав и (или) обязанностей» [10, с. 97].

Аналогичное понимание принципа добросовестности применительно к интеллектуальным правам предлагает и С.В. Усольцева [12, с. 40].

Исходя из приведенного значения добросовестности и из закрепленного законом его применения при установлении преждепользования в отношении объектов патентного права, преждепользование следует рассматривать не как установление какого-либо права, а лишь как установление границ реализации фактического права использования технического решения, которое по смыслу законодательства возникает у лица в силу факта создания результата. Так, в силу свободы творчества лицо, создавшее результат интеллектуальной деятельности (в том числе и техническое решение), обладает правом его использовать. Полагаем, что в отношении технического решения существует два вида права: исключительное право (возникает в силу его регистрации (п. 1 ст. 1232 и ст. 1393 ГК РФ)) и фактическое право использовать техническое решение в установленных границах. Различие состоит в правомочиях, которыми закон наделяет обладателей этих прав. Исключительное право позволяет правообладателю осуществлять запрет другим лицам использовать результат, а также распоряжаться исключительным правом, и именно эти правомочия (запрет и распоряжение) отсутствуют у фактического пользователя. Содержание фактического права использования технического решения определяется только одним правомочием «использовать результат» в собственном производстве по смыслу п. 1 ст. 1229 и подп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ: изготовление продукта с применением технического решения, предложение его к продаже, продажа и иное введение продукта в гражданский оборот без расширения объема использования. Фактическое право использования как преждепользование или послепользование самостоятельно передано другим лицам быть не может, а только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения (п. 2 ст. 1361 и п. 4 ст. 1400 ГК РФ).

Иными словами, в отношении изобретения законодательно признаются две формы охраны: патентная форма охраны (удостоверяется патентом (п. 1 ст. 1363 ГК РФ)) и фактическая форма охраны, характеризуемая объемом использования (без его расширения и безвозмездное по отношению к патентообладателю), обозначаемая в законе как право преждепользования (ст. 1361 ГК РФ) и послепользования (п. 3 ст. 1400 ГК РФ) [14].

В силу абсолютности исключительного права (когда отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) согласно абз. 2 п. 1 ст. 1229 ГК РФ) другие лица не могут использовать результат без согласия патентообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Если такое использование осуществляется без согласия патентообладателя, оно является незаконным, за исключением случаев, когда использование результата лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ (абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ). В целях исключения действий фактического пользователя из категории незаконных в законе и установлены условия признания его права использовать самостоятельно им созданное изобретение (право преждепользования), ограничивающего по существу исключительное право на то же техническое решение, но запатентованное впоследствии другим лицом (патентообладателем). Однако нельзя согласиться с С.В. Усольцевой, признающей право преждепользования «производным от права интеллектуальной собственности (исключительного права. — пояснения наши) хотя бы потому, что в отсутствие второго первое не может юридически состояться» [12, с. 39]. Скорее наоборот: сам факт создания результата — технического решения — предопределяет для лица, его создавшего (разработавшего), возможность использовать этот результат. И если такой результат создан разными лицами независимо друг от друга — все они могут его использовать, но не обладают правомочием запрета к другим лицам, которое можно приобрести только с исключительным правом на данный результат. По существу речь следует вести о самостоятельных правах двух независимых правообладателей в отношении одного и того же тождественного (или эквивалентного) технического решения: о патентообладателе и преждепользователе (послепользователе), об их исключительном праве и праве фактического использования. Поскольку исключительное право устанавливается только с определенной даты (приоритета), то закон именно применительно к этой дате вводит условия, при наличии которых фактическое использование лицом технического решения до этой даты (приоритета) признается законным, а после этой даты законным только в установленном объеме, и патентообладатель не вправе в последующем запрещать использование результата. Поэтому и важно в патентных отношениях применение принципа добросовестности в качестве и условия установления права (а по существу объема его использования), и критерия реализации права. Рассмотрим их.

Принцип добросовестности как условие установления права преждепользования. Согласно ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование без расширения объема такого использования. Как можно видеть, ключевыми моментами является совершение действий до даты приоритета:

а) создание независимо от автора тождественного решения и

б) добросовестное использование или приготовление к использованию.

Само создание лицом результата до даты приоритета запатентованного результата подтверждает правомерность и добросовестность его действий. Однако недостаточно разработать результат, необходимо приступить или подготовиться к его использованию до даты приоритета.

Некорректность формулировки условия о признании права преждепользования и чрезмерность применения в нем дефиниции о добросовестности мы отмечали ранее [15, с. 28]. В пользу этого указывает и формулировка в п. 3 ст. 1400 ГК РФ условия о признании права послепользования (такого же фактического права использования, но уже после прекращения действия патента), в котором отсутствует дефиниция добросовестности.

Для признания законности фактического использования установлению подлежит объем использования или приготовлений к использованию, и если лицо такие действия совершило до даты приоритета, то оно уже является добросовестным.

Как пояснил ВС РФ в обзоре судебной практики 2015 года [3], право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных п. 1 ст. 1361 ГК РФ, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования (п. 28). При этом добросовестное использование ответчиком спорного решения в своей деятельности и, соответственно, наличие у него права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право, т. е. в данном случае на истце — патентообладателе (п. 30). Что тоже не совсем корректно, поскольку дату начала использования (до приоритета) доказать все-таки должен ответчик и он же должен представить доказательства для определения объема использования.

На стадии установления права преждепользования добросовестность фактического пользователя может выражаться в обращении к патентообладателю для заключения ими на весь срок действия исключительного права в отношении запатентованного объекта неисключительного лицензионного договора, в котором ими и будет установлен объем использования, определенный на дату приоритета, превышение которого преждепользователем следует рассматривать как нарушение исключительного права. Такой досудебный порядок урегулирования отношений между преждепользователем (послепользователем) и патентообладателем наиболее желателен, поскольку согласно ст. 1237 ГК РФ при исполнении лицензионного договора лицензиат (преждепользователь) обязан предоставлять отчет патентообладателю. Если же право преждепользования устанавливается по решению суда, то решение суда, определив объем использования, тем самым не признает преждепользователя нарушителем исключительного права, однако без возможности для патентообладателя осуществлять контроль за преждепользователем и получать от него отчет по объему использования результата. В такой ситуации неисключительный лицензионный договор следует рассматривать как способ самозащиты права и для преждепользователя, и для патентообладателя [13, с. 180]. Возможность для участников патентных отношений во внесудебном порядке урегулировать разногласия особенно актуальна с учетом последних изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ [4], предусматривающих с 1 июня 2016 г. право на обращение в арбитражный суд по спорам, возникающим из гражданских правоотношений, только после принятия сторонами мер по досудебному их урегулированию, по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии (требования) за исключением споров, прямо указанных в п. 5 ст. 4 АПК РФ.

О необходимости для преждепользователя иметь юридически оформленное основание (судебное решение или безвозмездный неисключительный лицензионный договор), подтверждающее правомерность и добросовестность его действий по фактическому использованию результата, указывает сформулированное в п. 2 ст. 1361 ГК РФ правило о передаче права преждепользования совместно с предприятием. Передаваемое право должно быть чем-то подтверждено, и таким подтверждением помимо судебного решения может быть безвозмездный неисключительный лицензионный договор.

Принцип добросовестности в патентных отношениях при реализации прав на охраняемый результат со стороны как фактического пользователя, так и патентообладателя и учет этого принципа при разрешении споров. Недобросовестность действий фактического пользователя (преждепользователя) может выражаться в заявлении им в Палату по патентным спорам уже после установления преждепользования требования о признании патента на изобретение недействительным по основанию отсутствия новизны (п. 2 ст. 1350 ГК РФ). Так, Суд по интеллектуальным правам отметил, что если предшествующее дате приоритета использование преждепользователем тождественного решения имело открытый характер, такое использование с учетом конкретных обстоятельств может служить основанием для признания патента на изобретение недействительным в связи с несоответствием условию патентоспособности по новизне [11]. Добавим, что отмена действия патента позволит преждепользователю не ограничиваться установленным для него объемом использования. Однако такие его действия следует расценивать как недобросовестные, поскольку ничто не мешало ему получить патент на свое имя либо заявить о признании патента недействительным до установления ему объема использования. Так, по истечении 18 месяцев с даты подачи заявки сведения о заявленном изобретении публикуются, каждый может с ними ознакомиться (ст. 1385 ГК РФ) и предпринять соответствующие меры. В то же время вводить в закон для преждепользователя ограничение по срокам для подачи им требования о признании патента недействительным, ограничивающим право оспаривать выдачу патента после установления преждепользования излишне, поскольку институт преждепользования напрямую охраняет интересы национальных правообладателей при применении зарубежными заявителями конвенционного приоритета (ст. 4 (В) Конвенции по правовой охране промышленной собственности 1883 года [2]). Однако в целях исключения злоупотребления правом суду при разрешении спора целесообразно определять добросовестность поведения преждепользователя, заявляющего такое требование.

Действия патентообладателя тоже могут носить недобросовестный характер. Так, лицо А обладало патентом № 2238105 с приоритетом от 2003 года на производство вакцины. Компания Б производит с 2000 года аналогичную вакцину на территории Индии. В 2010 году Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) отклонила заявление компании Б о признании патента № 2238105 недействительным по основанию «отсутствие новизны и изобретательский уровень». После того, как продукция компании Б стала ввозиться на территорию Российской Федерации, А обратилось в арбитражный суд с требованием о нарушении его исключительных прав. Нижестоящие суды на основе заключений экспертов об использовании каждого признака формулы изобретения (п. 3 ст. 1358 ГК РФ) удовлетворили требования А, посчитав, что это тождественные решения. Однако, как отметил Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, выводы судов «о том, что при производстве вакцины, начатом ответчиком за несколько лет до даты приоритета изобретения по патенту № 2238105, используется изобретение истца, то есть каждый признак его изобретения, противоречит решению Роспатента о регистрации изобретения и неоспоренным решениям Палаты по патентным спорам, которыми ответчику отказано в признании недействительным патента истца» [9]1. Таким образом, патентообладатель неправомерно заявил требование о нарушении его исключительного права по патенту.

Основания признания патента недействительным, указанные в ст. 1398 ГК РФ, можно подразделить на две группы. Первая группа — формально объективные основания, объективно связанные с уровнем техники и условиями патентоспособности, исходя из которых проводилась оценка возможности признать заявленное техническое решение охраноспособным, т. е. признать его объектом права. К таким основаниям подпункты 1—4 п. 1 ст. 1398 ГК РФ относят: отсутствие новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости в силу нераскрытости в документах заявки сущности заявленного объекта или его признаков, указанных в формуле. Вторая группа оснований связана с оспариванием принадлежности права на охраняемый объект (сам объект как таковой не оспаривается) ненадлежащему субъекту: автору или патентообладателю.

Несмотря на такой формализованный перечень оснований недействительности патента в судебной практике, с недавнего времени ВС РФ выработана правовая позиция обязательной оценки судами добросовестности действий заявителя, заявляющего требование о признании патента недействительным.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, рассматривая в порядке кассационного производства жалобу об отмене судебных актов, принятых по делу о признании патента Российской Федерации № 2322087 на изобретение «Майонез» недействительным, указала на допущенные нарушения в толковании и применении нижестоящими судами норм материального права и в связи с этим неверную оценку обстоятельств, свидетельствующих о соответствии спорного патента условию патентоспособности «изобретательский уровень», а также отметила, что судам необходимо устанавливать и то, каким образом спорный патент может негативно повлиять на права и деятельность лица, требующего признания патента недействительным.

Согласно ст. 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным. Иными словами, лицо, обращающееся с заявлением о признании ненормативного правового акта недействительным, должно указать, какое его право нарушается указанным актом.

При рассмотрении дела заявителем было указано, что наличие спорного патента препятствует реализации им своих функций по производству и сбыту майонеза. ВС РФ в определении отметил, что оспаривая патент, заявитель выразил исключительно интерес по устранению конкурента с рынка определенного продукта, что не соответствует требованиям добропорядочности, разумности и справедливости при конкуренции производителей и п. 9 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Такое поведение «не соответствует интересам публичного порядка, который заинтересован при недоказанности таких злоупотреблений, как паразитирование на чужих результатах интеллектуальной собственности, введение потребителей в заблуждение, нарушение требований безопасности при производстве продукции, в свободной конкуренции разнообразных продуктов интеллектуальной деятельности» [6]2.

Таким образом, подводя итог рассмотрению применения принципа добросовестности при реализации патентных отношений, полагаем, что при так называемом установлении права преждепользования в действительности установлению подлежит только объем использования, поскольку преждепользование — это право фактического использования, которое возникает у лица, создавшего техническое решение, в силу факта создания результата. Указание  в п. 1 ст. 1361 ГК РФ принципа добросовестности излишне, поскольку установлению подлежат действия (создание технического решения и объем его использования) до даты приоритета, т. е. до признания исключительного права на тождественное или эквивалентное техническое решение, и такие действия, совершенные до даты приоритета, не могут быть недобросовестными. При реализации же патентных прав как прав гражданских (как исключительного права, так и фактического права использовать техническое решение) и патентообладателем, и преждепользователем следует оценивать добросовестность поведения участников патентных отношений для исключения с их стороны недобросовестной конкуренции.

Список литературы

1. Гаврилов Э.П. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ и интеллектуальные права // Патенты и лицензии. 2013. № 4. С. 14—23. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2. Конвенция по правовой охране промышленной собственности от 20.03.1883 (по сост. на 14.06.1967) // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1996. № 2.

3. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав: утв. Президиумом ВС РФ 23.09.2015 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 11.

4. О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 02.03.2016 № 47-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2016. № 10. Ст. 1321.

5. О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: федер. закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7627.

6. Определение ВС РФ от 30.05.2016 № 300-КГ15-17170 по делу № СИП-1070/2014 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

7. О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8.

8. Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (утратил силу) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 42. Ст. 2319.

9. Постановление Президиума ВАС РФ от 31.01.2012 № 11025/11 по делу № А40-66073/09-51-579 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2012. № 5.

10. Рудов М.В. Проблемы нормативной коннотации гражданско-правового понятия «добросовестность» // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2015. № 9. С. 90—97. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

11. Справка по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования: утв. постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2014 № СП-21/14 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

12. Усольцева С.В. Добросовестность и разумность в российском законодательстве об интеллектуальных правах // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 9. С. 37—41. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

13. Черничкина Г.Н. Безвозмездная лицензия как средство самозащиты для обладателя права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, предупреждающее их нарушение // Сборник материалов II Международного юридического форума 14—15 февраля 2014 г. «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики». М., 2014. С. 174—180.

14. Черничкина Г.Н. Патент как форма правовой охраны изобретений: деп. рукопись в ИНИОН РАН № 60140. М., 2006.

15. Черничкина Г.Н. Право преждепользования: правовые и практические аспекты // Современное право. 2004. № 7. С. 24—30.

16. Шершень Т.В. О понятии добросовестности в гражданском и семейном праве России // 20 лет Конституции Российской Федерации: актуальные проблемы юридической науки и правоприменения в условиях совершенствования российского законодательства: Четвертый пермский международный конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 18—19.10.2013): избранные материалы / отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова. М.: Статут, 2014. С. 228—229. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».