Способы защиты прав на объекты промышленной собственности

УДК 347.23

Страницы в журнале: 52-56 

П.П. БАТТАХОВ,

кандидат юридических наук научный сотрудник сектора предпринимательского права Института государства и права РАН,  Battakhov@mail.ru

Раскрываются особенности защиты исключительных прав на объекты промышленной собственности; исследуются общие и специальные способы защиты прав на объекты промышленной собственности.

Ключевые слова: промышленная собственность, способы защиты прав, контрафактная продукция, материальный носитель.

The Remedies on Subjects of Industrial Property

Battakhov P.

The author describes peculiarities of the protection of exclusive rights to industrial property and investigates general and special methods of protection of industrial property.

Keywords: industrial property, remedies, counterfeit production, tangible form.

Не затрагивая дискуссионных вопросов о соотношении таких понятий, как «форма» и «способ», мы будем понимать под способами защиты прав установленные на законодательном уровне правоохранительные меры, направленные на восстановление или признание нарушенного или оспариваемого субъективного права, а также преследующие цель воздействия на правонарушителя. Отечественное законодательство устанавливает большой перечень способов защиты нарушенных прав и законных интересов субъектов права. Однако при этом следует учитывать, что перечень, содержащийся в ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации 1994 года (далее — ГК РФ), является открытым. Необходимо отметить: в доктрине стало традиционным делить все способы защиты нарушенного права на общие (универсальные) и особенные (специальные)[1]. Считаем, что данная дифференциация способов защиты в равной степени применима и к классификации способов защиты прав на объекты промышленной собственности.

Исходя из такого понимания способов защиты, можно утверждать о том, что универсальные способы содержатся в ст. 12 ГК РФ. К общим способам защиты нарушенного права, в частности, относятся следующие правовые меры: присуждение к исполнению обязанности в натуре; признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий недействительности ничтожной сделки; возмещение убытков; компенсация морального вреда; взыскание неустойки; прекращение или изменение правоотношения и иные. Еще раз отметим, что данный перечень является открытым, а каждый из указанных в ст. 12 ГК РФ способов может применяться как в отдельности, так и в сочетании с иными способами.

Что касается специальных способов защиты прав на объекты промышленной собственности, следует отметить: в ранее действовавшем законодательстве такие способы защиты не были определены в отдельном перечне способов. За редким исключением, способы защиты прав патентообладателей и авторов ряда результатов интеллектуальной собственности не рассматривались, при этом для доктрины того периода были характерны анализ защиты указанных прав через правовую категорию мер ответственности[2], через порядок защиты прав[3] или правила защиты[4], а также в контексте защиты от недобросовестной конкуренции[5].

В действующем законодательстве также отсутствует единая норма, предусматривающая перечень возможных способов защиты прав на объекты промышленной собственности. Однако следует отметить, что действующая часть четвертая ГК РФ, посвященная регламентации права интеллектуальной собственности, содержит отдельные нормы, связанные с защитой интеллектуальных прав (ст. 1250), личных неимущественных прав (ст. 1251), исключительных прав (ст. 1252), особенностями защиты прав лицензиата (ст. 1254). Данные правила действуют только в отношении бездоговорного нарушения прав на объекты промышленной собственности. По общему правилу требование о защите нарушенного права может быть предъявлено самим правообладателем; при этом отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, и это не исключает применения в отношении правонарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Выбор конкретного способа или их комбинаций, включая процессуальный механизм его или их применения, зависит от характера совершенного правонарушения, а также от существа нарушенного права. Такое правило предусмотрено в ст. 1250 ГК РФ и носит общий характер, который применим и к защите прав на объекты промышленной собственности.

Способами защиты личных неимущественных прав признаются, в частности:

— признание права;

— восстановление положения, существовавшего до нарушения права;

— пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

— компенсация морального вреда;

— публикация решения суда о допущенном нарушении.

Очевидно, что перечисленные способы, которые отнесены нами к специальным способам, поскольку содержатся в четвертой части ГК РФ, регламентирующие право интеллектуальной собственности, практически совпадают с универсальными способами, которые установлены в ст. 12 ГК РФ. Исключение составляет лишь последний способ — публикация решения суда о допущенном нарушении, который является сугубо специальным и используется для защиты прав авторов, а также для защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации субъектов предпринимательской деятельности, а также изготовленные  или  реализуемые ими товары, выполняемые работы  или  оказываемые услуги.

Способы защиты прав, которые названы в п. 1 ст. 1251 ГК РФ, применяются не только в отношении защиты личных неимущественных прав авторов, но и при защите прав иных лиц. К таким лицам относятся, например, создатели единой технологии, а в соответствии с п. 1 ст. 1240 ГК РФ личные неимущественные права автора причисляются к сложным объектам. По смыслу названной нормы создатели сложного объекта наделены неимущественным правом на указание своего имени или наименования.

Помимо названных способов, в отношении защиты личных неимущественных прав авторов возможно применение любых иных способов защиты, которые установлены законом для защиты чести, достоинства и деловой репутации автора.

Открытый перечень способов защиты исключительных прав на объекты промышленной собственности содержится в п. 1 ст. 1252 ГК РФ. К таким способам относятся:

1) признание права. Данный способ используется в целях обращения к тому субъекту права, который отрицает или иным образом не признает право. Именно такие действия или бездействие нарушают интересы правообладателя. Правообладатель или иное уполномоченное им лицо вправе предъявить к нарушителю соответствующее требование о признании права. Данный способ защиты нарушенного права не является новым для отечественного законодательства в сфере интеллектуальной собственности. Ранее он был предусмотрен в п. 1 ст. 18 Закона РФ от 23.09.1992 № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» и в п. 1 ст. 11 Закона РФ от 23.09.1992 № 3526-1 «О правовой охране топологий интегральных микросхем»[6];

2) пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Названный способ защиты исключительного права применим в отношении субъекта, совершающего соответствующие действия, а также лица, готовящегося к совершению таких действий. Учитывая особенности объектов промышленной собственности, следует отметить, что выраженная в данном способе защиты нарушенного права мера принудительного характера основана на реализации именно такого правомочия, как запрет действий, влекущих нарушение патентной монополии, основанных на нормах специальных охранных документов. 

Интересно отметить: специфика данного способа в отношении прав на объекты промышленной собственности заключается в характере и последствиях применения данной меры, что позволяет говорить об особенном характере последствий применения данного способа защиты нарушенного права. Указанная специфика особо четко проявляется в сравнении с последствиями применения аналогичного способа в отношении прав собственника, если его нарушение не связано с лишением владения.

Требования об устранении нарушений прав собственника защищаются посредством использования вещно-правовой конструкции защиты нарушенного права, а именно посредством негаторного иска, которая никак не может применяться в отношении защиты исключительного права, поскольку направлена на устранение препятствий именно в праве собственности, объектом которого выступает определенная вещь, т. е. материальный объект. Соответственно, результат негаторного притязания заключается в действиях ответчика, направленных на физическое освобождение такого объекта материального мира, послуживших основанием для защиты права собственности.

Аналогичного результата невозможно достичь при защите прав на нематериальные объекты, так как нематериальные объекты в силу объективных причин не поддаются физическому воздействию. Помехи же в использовании нематериальных объектов заключаются в таких действиях нарушителя, которые в законе и доктрине именуются контрафактными. В силу изложенного последствия использования данного способа защиты нарушенного права на нематериальные объекты могут заключаться именно в прекращении противоправных действий, например, несанкционированного изготовления продукта.

Таким образом, общий способ защиты, содержащийся в перечне в ст. 12 ГК РФ, в отношении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, включая и объекты промышленной собственности, приобретает специфические черты, проявляющиеся как в средствах защиты, так и в результатах их применения, т. е. в последствиях данного способа защиты;

3) возмещение убытков как способ защиты прав применим к тому субъекту права, который использует объект промышленной собственности без заключения соответствующего соглашения, что является неправомерным использованием объекта интеллектуальной собственности, так как причиняет правообладателю ущерб. Именно данный способ защиты прав на объекты промышленной собственности выступает одной из основных мер защиты прав правообладателя. Более того, именно данный способ максимально отражает имущественный характер подлежащего защите исключительного права.

В действующем законодательстве понятие и структура убытков определены в ст. 15 ГК РФ. Дефиниция «убытки» является собирательным понятием и состоит из двух элементов: реального ущерба и упущенной выгоды. Реальный ущерб заключается в расходах, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права. Упущенная выгода предполагает неполученные доходы, которые лицо, чье право нарушено, могло было бы получить при нормальных условиях хозяйственного оборота в случае, если бы его право не было нарушено.

Практической проблемой при взыскании убытков как одном из действенных способов защиты нарушенного права является проблема определения размера убытков. Это связано, в первую очередь, с отсутствием на сегодняшний день на законодательном уровне механизма определения и доказывания размера убытков, а также отсутствием действенных соответствующих методических рекомендаций. Кроме того, сложности при расчете размера убытков, которые должны быть определены в конкретной денежной сумме, возникают ввиду конъюнктурных особенностей рынка исключительных прав и вероятностного характера суммы, которую правообладатель мог бы получить при отсутствии правонарушения, заключив, например, с потенциальным нарушителем лицензионный договор. Одним из оптимальных вариантов решения поставленной проблемы является, например, требование лица, чье право нарушено, к правонарушителю об обращении взыскания в его пользу дохода от незаконного использования в предпринимательской деятельности последнего объекта промышленной собственности;

4) интересно отметить, что альтернативой взыскания убытков является предусмотренная в ряде случаев действующим законодательством возможность требования компенсации за нарушение исключительного права. Такая возможность была предусмотрена и ранее действующим законодательством. Так, соответствующие правила содержались в ст. 49 Закона РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» и ст. 46 Закона РФ от 23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товара»[7].

В отличие от взыскания убытков, когда на правообладателя законом возложена обязанность доказать их размер, для предъявления требования о компенсации достаточно доказать факт нарушения исключительного права. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В юридической литературе компенсацию за нарушение исключительного права принято относить к самостоятельному виду гражданско-правовой ответственности за бездоговорное причинение вреда[8]. Считаем, что компенсация может рассматриваться как самостоятельная мера ответственности, однако компенсацию следует определять также как и самостоятельный способ защиты исключительного права, который является специальным способом. В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 1252 ГК РФ размер компенсации в каждом конкретном случае определяется судом. При определении размера суд должен учитывать установленные в законе максимальные пределы компенсации, а также принимать во внимание характер нарушения и иные обстоятельства дела с учетом требований разумности и справедливости.

Очевидно, что компенсация нарушенного исключительного права на объекты промышленной собственности как альтернатива взысканию убытков предполагает больше шансов на восстановление нарушенного права, на что в конечном итоге и направлен институт защиты нарушенного права. С сожалением приходится констатировать: отечественный законодатель предусмотрел данный способ в отношении защиты нарушенного права не на каждый объект промышленной собственности.

Следует отметить: правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Однако Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» исключает соответствующее правило. Мы считаем, что с учетом значимости объектов промышленной собственности, их использования при осуществлении предпринимательской деятельности, а также принимая во внимание практические сложности с расчетом взыскиваемых убытков, необходимо оставить данную норму. Более того, считаем целесообразным установить применение такого способа, как компенсация, в отношении защиты исключительных прав на все объекты промышленной собственности, а не в тех случаях, которые установлены в законе;

5) одним из способов защиты нарушенного исключительного права, в том числе и на объект промышленной собственности, является такой прямо предусмотренный в законе способ, как изъятие материального носителя. В юридической литературе высказана точка зрения, в соответствии с которой термин «материальный носитель» считается неудачным. Так, по мнению О.А. Городова, «словосочетание “материальный носитель”, используемое в подп. 4 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, не вполне корректно для обозначения оборудования, устройств и материалов, в которых охраняемый результат интеллектуальной деятельности не получил воплощения»[10]. Автор при этом утверждает: правильнее было бы использовать термин «материальный объект», с помощью которого возможно изготовление материальных носителей с воплощенными в них охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности.

В обзоре практики рассмотрения коммерческих споров авторы делают выводы, не соответствующие, на наш взгляд, действующему законодательству: «На самом деле в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 1252 ГК РФ по требованию правообладателя изымаются только контрафактные материальные носители, но не оборудование и материалы»2. В доказательство своей позиции они ссылаются на Постановление Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором есть в связи с этим оговорка о том, что оборудование и материалы подлежат изъятию по «решению суда»[11].

Полагаем: законодатель, во-первых, в данном случае использует правильный термин «материальный носитель», поскольку в качестве объекта изъятия подразумевается именно материальный носитель, в котором был выражен объект промышленной собственности, например, незаконно изготовленный промышленный образец. Во-вторых, законодатель прямо предусматривает не только изъятие материального носителя (п. 4 ст. 1252 ГК РФ), но и оборудования, прочих устройств и материалов, использованных или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав на объекты промышленной собственности (п. 5 ст. 1252 ГК РФ). Оборудование, прочие устройства и материалы для целей применения указанного способа защиты должны главным образом, т. е. преимущественно, использоваться или предназначаться для совершения нарушения исключительного права. Случайное использование такого оборудования, устройств и материалов не будет являться основанием для их изъятия, даже если это и привело к правонарушению.

В этой связи мы считаем: следует согласиться с авторами заключения Исследовательского центра частного права по вопросам толкования и возможного применения отдельных положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении использования в подп. 4 п. 1 ст. 1252 ГК РФ ссылки на п. 5 данной же статьи ГК РФ  как юридико-технического приема, который позволяет избежать дублирования норм[13]. Действительно, п. 5 ст. 1252 ГК РФ отвечает на вопросы, не решенные в подп. 4 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, а именно определяют, в каком случае указанные объекты подлежат изъятию; устанавливают общий порядок изъятия таких объектов; регламентируют порядок дальнейшей судьбы изъятых объектов.

Те материальные носители, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, в результате чего нарушается исключительное право правообладателя, именуются контрафактными или пиратскими. В данном случае считается правонарушением использование таких объектов в предпринимательском обороте посредством изготовления, реализации и иного использования, включая импорт или перевозку.

В защиту своих прав правообладатель уполномочен предъявить требование об изъятии таких материальных носителей. Однако, как отмечено в юридической литературе, норма п. 4 ст. 1252 ГК РФ сформулирована не совсем корректно[14], что в свою очередь приводит, по утверждению ряда авторов, к обязанности судов по их собственной инициативе выносить соответствующие решения об изъятии из оборота контрафактной продукции[15].

Однако, как справедливо, на наш взгляд, указывает в этой связи О.А. Городов, норма п. 4 ст. 1252 ГК РФ должна применяться во взаимосвязи с правилом п. 1 ст. 1252 ГК РФ, содержащим общий перечень способов защиты исключительных прав4. Такой вывод подтверждается и буквальным толкованием нормы п. 2 ст. 1515 ГК РФ, в соответствии с которой правообладатель может требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Вместе с тем закон может предусматривать иные последствия. Например, в случае, когда введение контрафактной продукции в оборот обусловлено общественными интересами, такой товар не уничтожается, при этом по требованию правообладателя с него должен быть удален используемый с нарушением закона товарный знак (за счет нарушителя). Такое исключение содержится в п. 2 ст. 1515 ГК РФ;

5) публикация решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя. Примечательно, что данный способ защиты в равной мере применим и к защите личных неимущественных прав. Такая публикация осуществляется за счет лица, нарушившего исключительное право.

Буквальное толкование п. 1 ст. 1251 ГК РФ позволяет нам говорить о том, что первые три способа защиты исключительных прав идентичны универсальным способам защиты нарушенного права, предусмотренных в ст. 12 ГК РФ.

Кроме того, специальные способы защиты на объекты промышленной собственности предусмотрены на случай столкновения различных средств индивидуализации. Соответствующее правило содержится в п. 6 ст. 1252 ГК РФ: в случае тождественности или сходства до степени смешения различных средств индивидуализации (если оно способно ввести в заблуждение потребителя или контрагентов предпринимателя), при условии принадлежности таких средств различным субъектам, преимущество имеет то средство индивидуализации, право на которое возникло ранее. В такой ситуации тот правообладатель, у которого исключительное право на соответствующее средство индивидуализации возникло ранее, может предъявить требование о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания или частичного либо полного запрета использования коммерческого наименования либо фирменного наименования.

Кроме того, правообладатель может защищать нарушенное исключительное право с применением механизмов пресечения недобросовестных конкурентных действий. Соответствующая норма содержится в п. 7 ст. 1252 ГК РФ, в соответствии с которой в случае признания нарушения исключительного права на объекты промышленной собственности недобросовестной конкуренцией, защита может осуществляться как способами, предусмотренными ГК РФ, так и в соответствии с нормами антимонопольного законодательства. В этой связи следует согласиться с утверждением И.А. Зенина о том, что защита нарушенного права с помощью норм антимонопольного законодательства представляет собой альтернативный способ защиты исключительных прав[16]. Однако, например, Э.П. Гаврилов считает, что в таком случае возможно осуществление двойной или кумулятивной защиты[17].

Библиография

1 См., например: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. — М., 1997. С. 628—629.

2 См.: Еременко В.И. Комментарий к Патентному закону Российской Федерации // Комментарий к законодательству об охране интеллектуальной собственности. — М., 1997. С. 62—63.

3 См.: Гражданское право: учеб.: в 2 т. Т. 1 / отв. ред. Е.А. Суханов. — М., 2002. С. 704—705 (автор главы — И.А. Зенин).

4 См.: Корчагин А.Д., Талянский В.Б. и др. Как защитить интеллектуальную собственность в России. Правовое и экономическое регулирование: справ. пособие. — М., 1995. С. 102.

5 См.: Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения: учеб. пособие. — М., 1997. С. 117.

6 Утратили силу (прим. ред.).

7  Утратили силу (прим. ред.).

8 См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. А.Л. Маковского. — М., 2008. С. 381.

9 Городов О.А. Право промышленной собственности: учеб. — М., 2011.

10 Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации / В.О. Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; рук. проекта Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова. — М., 2011. Вып. 17.

11 Российская газета. 22.04.2009. № 70.

12 См.: Заключение Исследовательского центра частного права по вопросам толкования и возможного применения отдельных положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (Редакционный материал) // Вестник гражданского права. 2007. № 3.

13 См.: Городов О.А. Указ. соч.

14 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев и др. — М., 2007. С. 99.

15 См.: Городов О.А. Указ. соч.

16 См.: Зенин И.А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой. — М., 2008. С. 87.

17 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая. С. 103.