Средства индивидуализации в договоре коммерческой концессии

УДК 347.4

Страницы в журнале: 74-79 

П.Е. ЗАБЕЛИН,

аспирант Современной гуманитарной академии (г. Москва)

Рассматривается проблема передаваемых по договору коммерческой концессии прав на средства индивидуализации. Анализируется правовая природа этих средств (товарного знака, знака обслуживания, коммерческого обозначения), определяется место и роль прав на средства индивидуализации в комплексе исключительных прав.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, франчайзинг, коммерческая концессия, объекты исключительных прав, комплекс исключительных прав.

Means of individualization in the contract of commercial concession.

Zabelin P.

The Article is dedicated to problem, transferred on agreement of the commercial concession of the rights on facility of the personalization’s. Within the framework of study about the analysis of the legal nature of the facilities to personalization’s (the trade mark, sign of the service, commercial indication), is defined place and role such object, as right on facility of the personalization’s, in complex exclusive of the rights.

Keywords: business activity, franchising, commercial concession, objects of the exclusive rights, complex of the exclusive rights.

С  введением 1 января 2008 г. в действие части четвертой ГК РФ, посвященной правам на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, произошли существенные изменения в главе 54 ГК РФ («Коммерческая концессия»). В частности, существенно изменился состав обязательных и факультативных объектов, входящих в комплекс исключительных прав, передаваемых пользователю. Из числа обязательных объектов были исключены коммерческое обозначение, охраняемая коммерческая информация. Фирменное наименование, являющееся средством индивидуализации правообладателя, вообще было изъято из комплекса исключительных прав, передаваемых по договору. А между тем первоначально оно выступало необходимым элементом, передаваемым в обязательном порядке. Заключение договора без включения фирменного наименования в комплекс передаваемых исключительных прав ранее было невозможным — в противном случае договор считался недействительным. На данный момент, в соответствии с п. 2 ст. 1474 ГК РФ, распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права его использования) не допускается.

Товарный знак и знак обслуживания, ранее являвшиеся факультативными объектами, в соответствии с п. 1 ст. 1027 ГК РФ включены в состав обязательных объектов, передаваемых в составе комплекса исключительных прав. Кроме того, как следует из п. 3 ст. 1037 ГК РФ, в случае прекращения принадлежащего правообладателю права на товарный знак, знак обслуживания или на коммерческое обозначение, когда такое право входит в комплекс исключительных прав, предоставленных пользователю по договору коммерческой концессии, без замены прекратившегося права новым аналогичным правом договор коммерческой концессии прекращается Таким образом, важнейшими в комплексе исключительных прав являются право на товарный знак и право на знак обслуживания. Имеются в виду в первую очередь те исключительные права, которые индивидуализируют производимые юридическим лицом товары, оказываемые услуги, и лишь затем — само юридическое лицо. Передача данных объектов пользователю обязательна, поскольку в противном случае договор будет считаться незаключенным.

Действующее законодательство определяет товарный знак как обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (п. 1 ст. 1477 ГК РФ). В литературе товарному знаку дано следующее определение: «Товарным знаком является отражение в общественном сознании объективно существующей установленной связи между специфическими потребительскими свойствами товара определенного рода и характерной внешней чертой этого товара или его упаковки»[1].

Чтобы быть признанным в качестве товарного знака, т. е. стать объектом правовой охраны, обозначение должно отвечать ряду условий, которые достаточно четко выводятся из норм закона.

Во-первых, прежде всего товарным знаком признается условное обозначение, своего рода символ, который помещается на выпускаемой продукции, на ее упаковке или в сопроводительной документации, заменяя собой иногда длинное и сложное название (наименование) изготовителя товара. Именно поэтому не могут считаться товарным знаком полные сведения, помещенные на изделии и касающиеся изготовителя товара, а также указывающие на время, способ и место производства, на вид, качество, свойства товара и т. п. Их заменяет легко воспринимаемое и запоминающееся условное обозначение, которое по отношению к обозначаемому им товару выбрано произвольно, т. е.  не выступает для последнего необходимым названием, общепринятым термином либо описательным понятием.

Во-вторых, то или иное обозначение может быть признано товарным знаком лишь в том случае, если оно позволяет потребителю без особого труда узнать нужную ему продукцию и не спутать ее с аналогичной продукцией других производителей. Необходимое условие правовой охраны товарного знака — его новизна. Данное требование вовсе не означает, что товарным знаком может стать лишь оригинальное и ранее неизвестное условное обозначение. В качестве товарного знака вполне могут быть зарегистрированы известное слово, изображение либо иной символ, которые еще никем не использовались для обозначения именно тех видов (классов) товаров, которые собирается производить (продавать) заявитель.

Легальное определение товарного знака не содержит прямого указания на его новизну как критерий охраноспособности. Вместе с тем новыми будут считаться такие условные обозначения, которые не являются тождественными или сходными до степени смешения: с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международными договорами России в отношении однородных товаров, и имеющими более ранний приоритет; с товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров; с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с российским законодательством, кроме случаев, когда эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями[2].

Таким образом, российское законодательство, как и законодательство многих других стран, закрепляет принцип не абсолютной, а относительной новизны условных обозначений, заявляемых в качестве товарных знаков. Это, в частности, означает, что регистрация того или иного обозначения в качестве товарного знака в каких-либо других странах не препятствует признанию данного или сходного обозначения товарным знаком в Российской Федерации, если только иное не вытекает из международных соглашений, в которых участвует Россия. Кроме того, новизна товарных знаков определяется не относительно всех уже использующихся условных обозначений, а лишь в пределах тех обозначений, которые применяются в отношении однородных товаров (работ, услуг).

При исследовании новизны обозначения, заявленного в качестве товарного знака, прежде всего выявляется, не тождественно ли, не сходно ли оно с товарными знаками, уже зарегистрированными, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации в силу международных соглашений. По общему правилу, тождественным признается обозначение, которое во всех своих элементах совпадает с уже известным товарным знаком и при этом относится к одному и тому же классу товаров (независимо от различия в их перечне).

Гораздо сложнее решается данный вопрос, когда речь идет о сходных обозначениях. Как отмечает А.П. Сергеев, «совпадение отдельных элементов обозначений само по себе не может служить причиной отказа в регистрации товарного знака. Поскольку товарный знак ориентирован прежде всего на потребителей товара, оценка сходства обозначений должна производиться не с профессиональных позиций, а с точки зрения простого покупателя (потребителя), который не имеет специальных знаний и навыков в соответствующей области»[3]. Вместе с тем согласно п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утв. приказом Роспатента от 05.03.2005 № 32) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Приведенные умозаключения подтверждаются и сложившейся судебной практикой. Так, компания «Индустриа де Дисеньо текстиль, С.А.» (ИНДИТЕКС, С.А.) обратилась с иском к ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», Маковееву А.В. о признании незаконным и о запрете размещения обозначения «ZARAZARA» на определенных веб-сайтах в сети Интернет. Рассмотрев дело, суд установил, что претензии истца законны и обоснованны и в этой связи ответчику запрещено использовать любые обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками компании «ИНДИТЕКС, С.А.» согласно международным регистрациям (определение ВАС РФ от 28.06.2010 № ВАС-7946/10 по делу № А40-119744/09-15-436).

Обозначение может считаться товарным знаком лишь тогда, когда оно в установленном законом порядке зарегистрировано (статьи 1477, 1480, 1481 ГК РФ). По общему правилу лишь с момента официального признания обозначения товарным знаком можно говорить о нем как о самостоятельном объекте правовой охраны. Российское законодательство не охраняет не зарегистрированные в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности обозначения, за исключением так называемых общеизвестных товарных знаков, которые охраняются в силу принятых Россией международных обязательств. Следовательно, фактический пользователь того или иного незарегистрированного обозначения, если только оно не является общеизвестным, не приобретает на него никаких особых прав и не может претендовать на исключительное право на его использование независимо от времени введения его в хозяйственный оборот.

Знаком обслуживания признается обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг (п. 2 ст. 1477 ГК РФ). ГК РФ предъявляет к знакам обслуживания те же требования, что и к товарным знакам. Иными словами, обозначение может быть признано знаком обслуживания, если оно носит характер символа, является новым и зарегистрировано в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Знак обслуживания практически не имеет отличий от товарного знака и по своему правовому режиму. В частности, ГК РФ не содержит ни одной нормы, которая распространяла бы свое действие только на товарные знаки либо только на знаки обслуживания. Различие между ними заключается лишь в объекте маркировки: если товарные знаки индивидуализируют и рекламируют товары определенных производителей, то знаки обслуживания предназначены для различения однородных услуг, оказываемых разными лицами. Однако на практике указанное различие трудно определить, поскольку один и тот же знак может быть зарегистрирован на имя конкретного владельца как по классу товаров, так и по классу услуг. Именно поэтому в юридической литературе данные понятия нередко рассматриваются как равнозначные.

При грамматическом анализе ст. 1027 ГК РФ можно сделать вывод о том, что для заключения договора коммерческой концессии правообладатель должен предоставить пользователю права на товарный знак и на знак обслуживания одновременно. На это указывает перечисление законодателем обозначенных исключительных прав через запятую, а не через разделительный союз «или». По этому поводу А.С. Райников пишет, что обоснованность предположений о необходимости одновременного присутствия в составе объекта договора франшизы исключительных прав на товарный знак и на знак обслуживания подтверждается ретроспективным анализом п. 1 ст. 1027 ГК РФ. В целях установления возможности предоставления фирменного наименования и коммерческого обозначения в составе комплекса одновременно и порознь в прежней редакции названного пункта законодатель использовал союзы в сочетании «и (или)»[4].

Системное толкование действующих положений главы 54 ГК РФ, а также общие представления о видах франчайзинга как одного из способов осуществления предпринимательской деятельности позволяют утверждать, что необходимым и достаточным для договора коммерческой концессии является присутствие в нем любого из указанных средств индивидуализации товаров (работ, услуг) правообладателя. Контрагенты могут включать в состав объекта договора франшизы одновременно два названных исключительных права, но это не обязательно.

Изложенная позиция может быть обоснована следующими доводами.

1. Одна из главных обязанностей пользователя по договору коммерческой концессии сформулирована следующим образом: «использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации правообладателя указанным в договоре образом» (абзац второй ст. 1032 ГК РФ). Из приведенной формулировки следует, что для франчайзинга нет необходимости использовать товарный знак и знак обслуживания в сочетании друг с другом. Соответствующие средства индивидуализации не обособлены в тексте закона таким образом, чтобы можно было сделать вывод о наличии между ними какой-либо связи. Напротив, они упоминаются в одном ряду с коммерческим обозначением и любым иным средством индивидуализации правообладателя.

2. Предположение, согласно которому исключительные права на товарный знак и на знак обслуживания должны присутствовать в составе комплекса исключительных прав одновременно, опровергается признанной фактически повсеместно и закрепленной на законодательном уровне градацией целей и видов деятельности, для осуществления которой правообладатель принимает решение о создании франшизной сети.

Таким образом, одновременное предоставление правообладателем пользователю исключительных прав на товарный знак и на знак обслуживания не требуется.

В числе факультативных объектов по договору коммерческой концессии может быть передано право на коммерческое обозначение. Рассматриваемый объект занимает достаточно заметное и немаловажное место в комплексе исключительных прав, предоставляемых правообладателем в рамках договора пользователю. Термин «коммерческое обозначение» в ГК РФ появился относительно недавно, причем изначально без какой-либо дополнительной расшифровки. И только с введением в действие части четвертой ГК РФ, посвященной правам на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, появилось определение данного понятия, о котором говорится следующее: «Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц» (ст. 1538 ГК РФ). Как видно из содержания статьи, определение понятия «коммерческое обозначение», которое в законе трактуется как «не являющееся фирменным наименованием», требует более подробного пояснения.

В научной юридической литературе достаточно широко распространено мнение, что коммерческое обозначение представляет собой незарегистрированное, но общеизвестное наименование предпринимателя или результатов его деятельности, охраняемых без специальной регистрации именно в силу общеизвестности. Такой подход к определению понятия «коммерческое обозначение» был предложен Е.А. Сухановым. По его мнению, соответствующее содержание данного термина может быть выведено из Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (с последующими изменениями )[5].

Д.В. Мурзин определяет рассматриваемый объект следующим образом: «Коммерческое обозначение — это наименование, которым индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия»[6].

Можно выделить ряд признаков, характерных для коммерческого обозначения: общеизвестный характер; отсутствие специальной регистрации; использование предпринимателями в целях индивидуализации. Думается, в качестве коммерческого обозначения следует понимать применяемое коммерческой организацией общеизвестное фирменное наименование. Однако коммерческое обозначение по структуре не может полностью совпадать с фирменным наименованием, ограничиваясь лишь его вспомогательной частью (без указания на организационно-правовую форму). По этому поводу И.В. Никифоров пишет, что объектом договора коммерческой концессии может быть не полное фирменное наименование со всеми его атрибутами, а лишь отдельные его элементы, которые индивидуализируют предпринимателя как участника гражданского оборота, выделяя его среди других участников такой же организационно-правовой формы[7]. При этом субъектами права на коммерческое обозначение могут быть не только юридические лица, но и граждане — предприниматели.

Различия между коммерческими обозначениями и товарными знаками сводятся к следующему.

1. Товарный знак и коммерческое обозначение это хотя и близкие, но разные институты: первый призван индивидуализировать товар, а второй — предприятие.

2. Право на товарный знак охраняется только в пределах страны, где знак зарегистрирован, а право на коммерческое обозначение охраняется не только на территории, где находится и осуществляет свою деятельность коммерческая организация, но и во всех других странах, участвующих в Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Именно поэтому территория действия исключительного права на коммерческое обозначение больше, чем территория действия исключительного права на товарный знак.

3. Право на товарный знак обязывает конкурентов воздерживаться главным образом от использования данного обозначения на товарах и их упаковке, а право на коммерческое обозначение ограничивает иные формы деловой активности конкурентов, которые не затрагиваются правом на товарный знак.

4. Право на коммерческое обозначение не подлежит уступке (за исключением случая передачи коммерческого обозначения другому лицу одновременно с передачей самого предприятия в соответствии с п. 4 ст. 1539 ГК РФ). Уступка права на товарный знак возможна в отношении как всех, так и части товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

5. Право на товарный знак имеет срочный характер. Право на коммерческое обозначение существует без ограничений по сроку, оно прекращается, как правило, в связи с ликвидацией коммерческой организации и в некоторых других случаях. Так, согласно п. 2 ст. 1540 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Коммерческое обозначение относится к числу факультативных объектов, передача которых в составе комплекса исключительных прав не обязательна (ст. 1027 ГК РФ). Это значит, что коммерческое обозначение вообще может отсутствовать в составе комплекса исключительных прав, передаваемых по договору коммерческой концессии. Вместе с тем из содержания статей 1037 и 1039 ГК РФ следует обратное. В них подчеркивается немаловажное значение рассматриваемого объекта исключительных прав, позволяющего влиять на судьбу договора. По нашему мнению, это необходимо отразить также в п. 1 ст. 1027 ГК РФ. Кроме того, коммерческое обозначение имеет такое же важное значение, как товарный знак и знак обслуживания, выполняет аналогичную функцию: если товарный знак и знак обслуживания позволяют идентифицировать производимые товары, выполняемые работы или оказываемые услуги конкретного предпринимателя, то коммерческое обозначение позволяет идентифицировать самого предпринимателя. Представляется необходимым включить такой объект исключительных прав, как коммерческое обозначение, наряду с товарным знаком и знаком обслуживания, в число обязательных объектов исключительных прав, передаваемых по договору коммерческой концессии. При этом одновременного предоставления правообладателем пользователю исключительных прав на коммерческое обозначение, товарный знак и знак обслуживания не требуется.

Принимая во внимание приведенные выше доводы относительно возможности возникновения и защиты исключительных прав на обозначения, не зарегистрированные в качестве фирменных наименований и товарных знаков, под понятие «коммерческое обозначение» возможно подвести теоретическую и нормативно-правовую базу. Однако немаловажно учитывать и практический аспект использования данного объекта исключительных прав и защиты прав на него, в том числе судебную практику, складывающуюся по указанному вопросу.

Библиография

1 Мамиофа И.Э. Понятие и определение товарного знака // Мамиофа И.Э. Практика изобретательской и патентно-лицензионной работы. — Л., 1981. С. 9.

2 См.: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. — М., 2001.  С. 600—601.

3 Там же. С. 602.

4 См.: Райников А.С. Договор коммерческой концессии. — М., 2009. С. 112.

5 См.: Гражданское право: Учеб.: В 4 т. / Под ред. Е.А. Суханова. — М., 2008. Т. 4. С. 68.

6 Гражданское право: Учеб. / Под ред. С.С. Алексеева. — М.; Екатеринбург, 2010. С. 485.

7 См.: Гражданское право: Учеб.: В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева. — М., 2009. Т. 2. С. 791.